专利纠纷产生的原因、侵权行为、应对及解决方式

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专利制度是激励和保护创新，为经济、科技、社会发展服务的重要安排；专利权是一种民事权利，即是一种私权，但专利权的行使需要借助国家公权力，其是受限的。

核心——以公开换保护

目的——创新和垄断之间平衡

专利权人基本权利

1、禁止权 

发明（实用新型专利）

产品专利

制造、使用、许诺销售、销售、进口

方法专利

使用专利方法及使用、许诺销售、销售、进口依专利方法直接获得的产品

外观设计专利

制造、许诺销售、销售、进口

2、标记权

标记对象：

专利产品、依照专利方法直接获得的产品

产品的包装

3、实施权

4、处分权

转让、质押、放弃、赠与、继承

5、许可权

独占许可、排他许可、普通许可

专利纠纷产生的原因和侵权行为

专利纠纷产生的类型：

专利有效性

专利权合同（转让或许可）

专利权权属

侵权纠纷

不正当竞争、垄断

专利侵权行为的构成要件

专利有效

未经许可（强制许可和推广应用属于许可）

为生产经营的目的

实施了制造、使用、许诺销售、销售和进口等行为

落入专利保护范围

《专利法》第13条规定，在发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者和人支付适当的费用。理论上一般称作对发明专利申请的临时保护。

判断原则

01

全面覆盖原则

以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求；

如果被控侵权的技术方案包含了权利要求中记载的全部技术特征或者等同的技术特征，就落入了该专利权的保护范围。即使被控技术方案除了包含权利要求中的全部技术特征或者等同的技术特征以外，还包括一个或者多个该权利要求没有记载的技术特征，该技术方案仍然落入了权利要求的保护范围。

02

等同原则

专利权的保护范围也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围

等同特征：以基本相同的手段、实现基本相同的功能、达到基本相同的效果，并且所属技术领域的普通技术人员无需创造性劳动就能联想到的特征

特征等同而非整体方案等同

03

禁止反悔原则

最高人民法院的相关司法解释规定，专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。

04

捐献原则

最高人民法院的相关司法解释中规定，对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。

发明或者实用新型专利权的侵权判断

被告的产品或者方法含有独立权利要求的全部必要技术特征或者等同特征，就构成侵权，即使其含有其他特征

被告产品或者方法缺少必要技术特征，则不构成侵权

独立权利要求采用上位概念特征，被告产品或者方法采用下位概念特征，构成侵权

侵犯从属权利要求，必然侵犯独立权利要求，反之则不然

侵犯任何一项权利要求，就构成侵权

外观设计专利权的保护范围

以表示在图片或照片中的外观设计产品为准

产品相同或者类似，外观设计相同或者近似

·产品类别的确定参照分类表，并结合销售的实际情况

·以普通消费者为判断主体

不构成专利侵权的行为

01

权利用尽

专利产品或者依照专利方法直接获得的产品

合法产品（专利权人、被许可人、强制许可的许可人、先用权人投放市场的产品）

方法与设备同时用尽

02

先用权

申请日前制造或者使用，或做好制造或者使用的准备

合法取得（包括自行研制、善意取得）

在原有范围内继续制造、使用

先用权只能与企业一并转移

03

在临时过境的交通工具上使用

临时过境

交通工具自身的需要

使用产品或者方法

04

为科学研究和实验目的使用专利

与单位性质没有必然联系

只能限于考察专利本身的技术特性或者效果，或者进一步改进

制造专利产品或者使用专利方法

05

Bolar例外

仿制药或者仿制医疗器械生产者为了将来提供行政管理部门颁发上市许可所需的资料和数据，而在该药品专利或者医疗器械专利期限届满前而制造、使用或者进口该专利产品的，不视为专利侵权行为。

专利侵权的应对——无效

客体：

应该是已经公告授权的专利，包括已经终止或者放弃（自申请日起放弃的除外）的专利

针对已被宣告无效（决定生效）的专利提出的无效宣告请求，不予受理

主体：

专利法第45条规定任何单位或者个人都可作为请求人

但《专利审查指南》第四部分第三章3.2节规定，请求人属于下列情形之一的，其请求不予受理：

（1）请求人不具备民事诉讼主体资格的

（2）以外观设计专利与他人申请日前合法权利冲突为理由请求宣告无效，但请求人不能证明（自己）是在先权利人或者利害关系人的

（3）专利权人请求宣告专利权全部无效、所提交的证据不是公开出版物或者请求人不是共有专利权的所有专利权人的

（4）多个请求人共同提出一件无效请求的，但属于所有专利权人针对其共有的专利权提出的除外

次数：

对于一份专利权提出无效宣告请求的次数没有限制，但应考虑下列情况：

专利权已被全部无效的，则不能再对其请求宣告无效，而不管理由是否相同

专利权已被宣告部分无效的，则不能再对已无效的部分请求宣告无效，而不管理由是否相同

对已作出审查决定的专利权，以同样的理由和证据再次提出无效宣告请求的，不予受理和审理。（一事不再理）

理由：

专利法第2条：不符合发明、实用新型、外观设计的定义（保护客体问题）

专利法第5条：违反法律、社会公德或者妨害公共利益；违法获得利用遗传资源

专利法第20条第1款：国内完成的发明或者实用新型向外申请未经保密审查

专利法第22条：不具备新颖性、创造性或实用性

专利法第23条：外观设计属于现有设计、与现有设计没有明显区别、与合法权利冲突

专利法第25条：不授予专利权的客体，包括（1）科学发现；（2）智力活动的规则和方法；（3）疾病的诊断和治疗方法；（4）动物和植物品种；（5）用原子核变换方法获得的物质；（6）对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计（商标）；但对（4）产品的生产方法（非生物学方法）可授权

专利法第26条第3、4款：（1）专利说明书公开不充分；（2）权利要求得不到说明书支持；（3）权利要求保护范围不清楚

专利法第27条第2款：外观设计的图片或者照片不清楚

专利法第33条：申请文件的修改超出原说明书和权利要求书记载的范围；外观设计的修改超出原图片或照片表示的范围

专利法实施细则第20条第2款：独立权利要求缺少必要技术特征

专利法实施细则第43条第1款：分案申请超出原申请记载的范围

证据：

（1）举证责任：谁主张、谁举证

（2）举证期限：请求人一般在提出请求时同时提交证据，可在提出请求之日起1个月内补充证据；口审辩论终结前可提交公知常识性证据，和公证文书、原件等。专利权人应当在制定的答复期限内提交证据。有证据表明因无法克服的困难而不能按时提交的证据，当事人可以在所述期限内书面请求延期提交。

（3）证据的类型：

外文证据，应当提交（相关部分）中文译文。

域外形成的证据需所在国公证机关证明，并经我国驻该国使领馆予以认证，港澳台地区形成的证据应当履行相关的证明手续。但能够从公共渠道获得（例如从专利局获得的专利文献，或者从公共图书馆获得的国外文献）、有其他证据证明其真实性、或者对方认可该证据真实性的，可不办理证明手续。

书面证据（出版物）

实务证据。

（4）证据的“三性”：真实性、合法性、关联性。证据一般需要进行质证。

（5）最常见的证据：正规的公开出版物，如专利文献、期刊、书籍（有书号）等，用于证明某项技术在申请日之前已经公开。

（6）网络证据：越来越多，存在一些需要解决的问题。

修改的原则：

发明或者实用新型的修改仅限于权利要求书，其原则是：

（1）不得修改原权利要求的主题名称；

（2）不得扩大原权利要求保护范围；

（3）不得超出原说明书和权利要求书记载的范围；

（4）一般不得增加技术特征。

外观设计不能进行任何修改。

修改的方式：

具体的方式一般限于：权利要求的删除、合并和技术方案的删除

删除是（整体）去掉某项或者某些项权利要求

合并是指两项或者两项以上互相无从属关系但从属于同一独立权利要求的权利要求的合并；在独立权利要求未修改的情况下，不允许对其从属权利要求进行合并式修改

技术方案的删除是指从同一权利要求中并列的两种以上技术方案中删除一种或多种

修改的时机限制：

在专利复审委员会作出审查决定之前，专利权人可以删除权利要求；或者从权利要求中删除并列的技术方案；

仅在下列三种情形的答复期限内，可以合并式修改权利要求书：

（1）针对无效宣告请求书

（2）针对请求人增加的无效宣告理由或者补充的证据

（3）针对专利复审委员会引入的新理由或证据

无效成立：

专利法第47条：宣告无效的专利视为自始即不存在

宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。

依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。

专利侵权的应对——现有技术抗辩

《专利法》第62条规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人中证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权权。”这一规定理论上称为“现有技术和现有设计抗辩”原则。此处所谓的“现有技术”或者“现有设计”应当根据《专利法》第22条、第23条的规定理解，即现有技术是指“申请日以前在国内外为公众所知的技术”；现有设计是指“申请日以前在国内外为公众所知的设计”。

专利侵权的应对——确认不侵权诉讼

最高人民法院【2019】21号司法解释规定：“权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉讼权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。”

善意侵权行为的部分免责

《专利法》第70条规定，为生产经营目的的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造、并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。这一般称为善意侵权行为的部分免责。

侵权责任：民事责任、行政责任和形式责任

民事责任（基本的责任）

1、停止侵权

2、赔偿损失：实际损失、侵权获得的利益、实用许可费的倍数、法定赔偿等

行政责任

侵权行为不仅侵犯了知识产权权利人的权利，而且同时损害公共利益时，不仅要承担民事责任，还要承担行政责任。警告、罚款、没收违法所得、没收侵权产品、没收侵权工具和设备等。

刑事责任（严厉的责任）

侵权行为情节严重，构成侵权知识产权犯罪，要承担刑事责任。

专利纠纷解决方式

ADR（Alternative Dispute Resolution）

协商（合同效力、保密）

调解（合同效力、保密）

仲裁（合同效力、保密）

行政处理（有约束力、公开）

根据《专利行政执法办法》第 2 条规定，专利行政执法包括处理专利侵权纠纷、调解专利纠纷以及查处假冒专利行为三个方面：

1、侵权纠纷：当专利权人或者利害关系人申请专管理专利工作的部门进行处理，管理专利工作的部门在调查后认定侵权行为成立的，可出具处理决定书，在行政方面维护权利人的合法权益。处理决定书具有法律强制力，侵权人在期限内不起诉又不停止侵权行为的，管理专利工作的部门可以申请法院强制执行。

2、调节专利纠纷：当事人经调解达成协议的，由管理专利工作的部门制作调解协议书。调解协议书达成之后一方当事人不满的，可以向人民法院提起诉讼（但不能以行政机关为被告）。

3、查处假冒专利行为。

调解：

专利法第八十五条规定：管理专利工作的部门应当事人请求，可以对下列专利纠纷进行调解：（一）专利申请权和专利权归属纠纷；（二）发明人、设计人资格纠纷；（三）职务发明创造的发明人、设计人的奖励和报酬纠纷；（四）在发明专利申请公布后专利权授予前使用发明而未支付适当费用的纠纷；（五）其他专利纠纷。对于前款第（四）项所列的纠纷，当事人请求管理专利工作的部门调解的，应当在专利权被授予之后提出。另外包括：侵权赔偿数额。

特点：

依申请启动，调解协议无强制力，程序简便高效

司法诉讼（有约束力、公开）

专利侵权行为的诉前停止

第六十六条专利权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯专利权的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。申请人提出申请时，应当提供担保；不提供担保的，驳回申请。人民法院应当自接受申请之时起四十八小时内作出裁定；有特殊情况需要延长的，可以延长四十八小时。裁定责令停止有关行为的，应当立即执行。当事人对裁定不服的，可以申请复议一次；复议期间不停止裁定的执行。申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日起十五日内不起诉的，人民法院应当解除该措施。申请有错误的，申请人应当赔偿被申请人因停止有关行为所遭受的损失。

证据保全

第六十七条为了制止专利侵权行为，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，专利权人或者利害关系人可以在起诉前向人民法院申请保全证据。人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保；申请人不提供担保的，驳回申请。人民法院应当自接受申请之时起四十八小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即执行。申请人自人民法院采取保全措施之日起十五日内不起诉的，人民法院应当解除该措施。

诉讼时效

《专利法》第68条第1款规定：“侵犯专利权的诉讼时效为2年，自专利权人或者利害关系人得知或者应当得知侵权行为之日起计算。最高人民法院［2001］21号司法解释规定：“侵犯专利权的诉讼时效为二年，自专利权人或者利害关系人知道或者应当知道侵权行为之日起计算。权利人超过二年起诉的，如果侵权行为在起诉时仍在继续，在该项专利权有效期内，人民法院应当判决被告停止侵权行为，侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算二年计算。”

举证

举证责任，实行的是“谁主张，谁举证”的原则。第六十一条专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。（举证责任倒置）

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